04.07.2006

D. P. Majoras (FTC): A Government Perspective on IP and Antitrust law (Vortrag)

USA
Federal Trade Commission
Patente

http://www.ftc.gov/speeches/majoras/060621/aai-ip.pdf

Mrs. Majoras, die Vorsitzende der Federal Trade Commission, hat sich in einem Vortrag (18 Seiten) auf einer Konferenz des American Antitrust Institute am 21. Juni 2006 in Washington mit der jüngsten Rechtsprechung des Supreme Court zum Verhältnis von Patentschutz und Wettbewerb befasst. Sie gelangt zu dem Urteil, dass der Gerichtshof auch in diesem Bereich von Vermutungen abrückt und zu einer auf Tatsachen gestützten Untersuchung der Marktauswirkungen übergeht (die Entscheidungen des Supreme Court findet man unter http://www.supremecourtus/opinions/usslipopinions.html):

A. eBay v. MercExchange (1.5.06)

MercExchange besitzt ein gültiges Patent über eine Geschäftsmethode, die von eBay benutzt wird. Lizenzverhandlungen zerschlugen sich. M. verlangte neben Schadensersatz (dauerhafte) Unterlassung der Benutzung durch eBay (permanent injunctive relief), was für das Unternehmen sehr schwerwiegende wirtschaftliche Folgen gehabt hätte. Das Bezirksgericht lehnte das Unterlassungsbegehren ab, der zuständige Federal Court of Appeals hob die Entscheidung jedoch auf: in Patentfällen sei es ständige Praxis, den Patentinhaber diesen Unterlassungsanspruch im einstweiligen Verfahren zu gewähren. Für Patente gilt damit eine zugunsten des Rechteinhabers günstigere Praxis als im allgemeinen Recht der equity, wo ein Vier-Stufen-Test bestanden werden muss, der auf eine Interessenabwägung hinausläuft und deshalb auch einmal gegen den Patentinhaber sprechen könnte.

Der Supreme Court hat diese Sonderpraxis für Patente jetzt beendet. Zwar hat der Patentinhaber das Recht, andere von der Benutzung der Erfindung auszuschließen, aber das Patentgesetz sieht nicht zwingend vor, dass bei einer Verletzung automatisch ein Unterlassungsanspruch gewährt werden muss. Dies nimmt der Supreme Court auf und weist in seiner wirtschaftlichen Betrachtungsweise darauf hin, dass heute viele Patentinhaber ihre Schutzrechte nicht selbst nutzen, sondern zum Zwecke der Lizenzierung erwerben. Deshalb ist es angemessener, den auf Interessenausgleich gerichteten equity-Test statt des Automatismus anzuwenden.

FTC und DoJ hatten dies in einem amicus brief unterstützt. Sie haben auch darauf hingewiesen, dass ein Nutzer, der unwissentlich ein Patent verletzt hat, sich bei automatischer Betriebsschließung in der Hand des Patentinhabers befindet. Patentauseinandersetzungen zwischen großen Unternehmen enden üblicherweise mit einer Kreuzlizenz. Bei Patentinhabern, die nicht selbst produzieren (non-practicing entity), ist dies jedoch ganz anders. Vom Wettbewerbsstandpunkt aus ist ein solcher „hold up“ nicht gerechtfertigt, auch nicht nach den Grundsätzen des gewerblichen Rechtsschutzes.

B. Illinois Tool Works v. Independent Ink

ITW stellt einen patentierten Druckkopf mit Tintenbehälter her, in den nicht-patentierte, aber selbst entwickelte Tinte eingefüllt wird. Die Abnehmer wurden verpflichtet, für die Druckköpfe nur ITW-Tinte zu benutzen und diese Verpflichtung auch ihren Kunden weiterzugeben. II fühlte sich dadurch behindert und klagte wegen unzulässiger Koppelung.

Wichtig an diesem Fall ist, dass der Supreme Court mit der Vermutung gebrochen hat, ein Patent begründe ohne Weiteres Marktbeherrschung. II hatte im Verfahren nichts zu einer tatsächlichen Beherrschung des Marktes vorgetragen, sondern die Klage allein auf dem Patent aufgebaut. FTC und DoJ hatten diese Vermutung schon in den Licensing Guidelines von 1995 aufgegeben. Nun ist der Supreme Court gefolgt. Es kommt jetzt, wie DoJ und FTC in ihrem amicus brief empfohlen hatten, auf die tatsächliche Marktbeherrschung an.

C. MediImmune v. Genentech

Dieser Fall steht im Herbst 2006 zur Entscheidung an. Es geht darum, ob ein Lizenznehmer die Gültigkeit und den Schutzbereich des lizenzierten Patentes angreifen darf. Die Praxis der unteren Gerichte schloss dies bisher aus: wer Lizenzgebühren bezahlt, darf anschließend nicht das Schutzrecht angreifen. FTC und DoJ halten es hingegen mit dem Lizenznehmer.

Auf der einen Seite steht der Vertrauensschutz für den Patentinhaber, auf der anderen Seite liegt es im öffentlichen Interesse, wenn ungültige Patente beseitigt werden, die den Wettbewerb behindern. Gerade der Lizenznehmer ist in der besten Position, gegen das Patent vorzugehen, da er am besten darüber Bescheid weiß – so FTC und DoJ.

D. KSR v. Teleflex

Der Supreme Court prüft, ob er den Fall annehmen soll, was FTC und DoJ empfehlen. Es geht um die Gewährung von Patentschutz. Dafür ist Erfindungshöhe notwendig (non-obviousness). Was für einen Durchschnittsfachmann (person having ordinary skill in the art) nach dem Stand der Technik nahe liegt, kann wegen mangelnder Erfindungshöhe nicht patentiert werden. Die Untergerichte hatten diese Hürde abgesenkt und für die Fachmann-Analyse einen zusätzlichen und erschwerenden Test (suggestion test) eingeführt, was im Ergebnis zu mehr Patenten führte. Im vorliegenden Fall geht es um die Kombination zweier an sich bekannter Elemente von Bremspedalen in Autos zu einer neuen Vorrichtung.

E. Schering-Plough v. FTC

Nach dem Hatch-Waxman Act kann ein Generikahersteller die Vermarktung auch gegen das Patent eines Pharmaunternehmens unter bestimmten Voraussetzungen durchsetzen, doch involviert dies meist einen Patentverletzungsstreit. Ist es wettbewerbswidrig, wenn der Patentinhaber Zahlungen an den Generikahersteller leistet und dadurch die Vermarktung des Generikums hinausgeschoben wird? Wird hier wettbewerbswidrig ein Recht abgekauft oder ist dies eine sinnvolle Beilegung einer kostspieligen Streitigkeit? Einzelheiten des Falles sind nachzulesen im Bericht der FTC über Vergleiche zwischen Generikaherstellern und Pharmaunternehmen vom April 2006 (FIW-Aktuelles vom 2.5.06). Der Supreme Court hat über die Annahme des Falles noch nicht entschieden.